关于专利代理机构代理质量责任的探讨

文 / 孙平 / 孙洁 / 国家知识产权局专利局

关于专利代理机构代理质量责任的探讨

文 / 孙平 / 孙洁 / 国家知识产权局专利局

通过一个申请人与专利代理机构之间就代理质量发生的诉讼案例，探讨专利代理机构代理质量问题，并针对法院的判决阐述个人的不同观点，最后就专利代理中的专利代理质量的法律责任提出了个人的意见和建议。

专利代理；代理质量；举证责任

专利代理是指专利代理机构受当事人委托，在委托权限内，以委托人的名义，按照《专利法》的具体规定，为委托人办理专利申请或者其他专利事务，且由此产生的后果由委托人承担的一种扩展了的民事法律行为[1]。专利代理是在专利代理合同成立后，由代理方即专利代理机构履行的给付义务的行为。因此专利代理本质上是一种民事委托合同，当事人的双方是专利代理机构和委托人，专利代理机构的职责就是接受委托人的委托，代为办理专利相关的各项事务，包括专利申请、提出复审及参加无效宣告程序等。

随着专利申请量的而不断增加，对专利代理的需求也越来越大，例如2007年，国家知识产权局受理的中国专利申请数量为69.4万件，按当年的专利代理率71.5%计算，专利代理数量约为49.6万件；2011年，国家知识产权局受理的中国专利申请数量激增为163.3万件，按63%计算，专利代理数量约为102.8万件，比4年前增加1倍还多，而同期获得专利代理人资格者数量由8825人增加至1.2291万人，增长率只有近40%，现有从业人员承担的代理量在加大。1. 参见http://news.k8008.com/html/201208/news_1212839_1.html。因此与快速增长的中国专利申请量相比，专利代理人数量偏少和专利代理行业能力不足的矛盾正在显现，这种矛盾还体现在专利代理质量的下降，由此引发的专利代理机构与委托人之间就专利代理质量的纠纷也越来越多。对于如何判断专利代理机构在专利代理中出现的专利代理质量问题，还存在许多争议。下面通过具体的案例进行探讨。

一、典型案例简介

2005年4月6日，原告与被告签订了《委托专利申请合同》。2. (2008)沪二中民五(知)初字第192号判决书。合同约定：原告就名称为“铝合金无内框中空玻璃窗”的发明创造委托被告代理申请实用新型专利；代理费人民币1,400元；图纸(说明书附图)由原告自制；被告认真、细致地按照中国专利法规定准备专利申请文件，并保证通过专利局的形式审查，取得专利申请号；对实用新型专利及外观设计专利申请免费服务至授权；申请专利技术的新颖性检索由原告负责，被告起到参谋作用。

合同签订后，原告按合同约定向被告支付了代理费人民币1,400元，交付了图纸并进行了全面的技术交底。同时，原告在被告处取得被告制作的《申请中国专利须知》，该须知载明：被告将按照申请人提供的技术交底的内容，撰写申请文件，包括：说明书、权利要求书、摘要和附图，在提交专利局前交申请人审阅并签字。2006年4月26日，国家知识产权局颁发《实用新型专利证书》。

2007年3月起，原告发现案外人上海华申汽车窗厂等多家企业的产品侵犯了原告的“铝合金无内框中空玻璃窗”实用新型专利权，为此，原告向上海市知识产权局举报。但是，上海市知识产权局均认定上海华申汽车窗厂等多家企业不构成侵权。原告认为，被告在为原告申请专利的过程中，违反了《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称《专利法实施细则》)的有关规定，把非必要技术特征记载到独立权利要求中去。被告的上述行为违反了《委托专利申请合同》的约定和《申请中国专利须知》的规定，已构成违约，应承担违约责任。

被告辩称，根据《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第四十条和《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称《实施细则》)第二十一条、第四十四条的规定，在原告的实用新型专利获得专利申请号的情况下，说明被告撰写的申请文件已经通过了专利局的形式审查，即被告提交的申请文件符合《专利法》和《实施细则》的规定;其次，原告没有证据证明被告在权利要求书中记载了非必要特征，且必要技术特征和非必要技术特征的划分，是依据发明目的和保护的范围而定的，是相对概念，而非绝对概念。被告在撰写权利要求书后，就权利要求书的内容与原告进行了多次沟通，原告于2005年4月14日在被告处签收了向国家知识产权局提交的所有专利申请文件，并未提出异议，因此，原告对专利申请文件的所有内容是明知的。

上海市第二中级人民法院认为，原告去被告处领取了被告向国家知识产权局提交的所有申请文件，即有理由相信，原告对所有申请文件的内容(包括权利要求书的全部内容)有了充分的了解。在此基础上，如果原告对申请文件的相关内容有异议，认为被告在权利要求书中增加了许多非必要技术特征的内容，可以立即向被告提出，并可以要求被告按照《实施细则》的有关规定，采取补救措施，即自申请日起2个月内，向国家知识产权局提出修改申请。而原告无证据证明其当时己向被告提出异议，还签收了全部申请文件。法院由此认定，原告已对所有申请文件的全部内容予以了追认。

法院认为，原告没有证据证明被告在履行《委托专利申请合同》的过程中，存在违反《专利法》和《实施细则》的行为，没有证据证明被告在履行《委托专利申请合同》的过程中，存在违约行为，因此，对原告所坚持的被告应承担违约责任的诉讼请求，法院不予支持。

二、对于典型案例的分析解读

虽然被控侵权的技术方案并未落入其实用新型专利权利要求保护的范围，这在专利领域是非常常见的一种现象，但是对于经过专业的专利代理机构的代理后依然出现这种情况，是否属于正常现象呢？从法院的审理来看，似乎认可了这一点。法院认为专利代理机构已经全面履行了专利代理合同，在经过原告签字认可的情况下提交了申请文件，使原告获得了专利权，因此不承担违约责任。但是对专利代理机构合同义务的理解是否应当是法院理解的那样，在申请人签字认可的情况下，保障申请人获得专利权即可呢？笔者对此具有不同的认识，具体理由如下。

1.专利代理合同不同于普通的民事合同，不能按照普通的民事合同判断专利代理机构的违约责任。

在一般的情况下，合同双方当事人应当具有“合理注意人义务”，否则就会承担过失责任。所谓的“合理注意人义务”是指多数人在特定情况下应当达到的注意程度[2]。在现实中，对于具有特殊技能和知识的人，如医生、律师、会计师等专业人士的标准化应当比一般人的行为标准要高一些，即要达到专业人员的行为标准。我国对专利代理人和专利代理机构规定了非常严格的资格准入制度，例如代理人需要通过考试并进行执业，专利代理机构需要通过国家知识产权局行政审批，未经行政审批不得从事专利代理业务。之所以设置较高的资格准入制度，其主要原因是专利代理行为具有高度的专业性和技巧性，能够撰写质量高的专利申请文件，能够得到保护范围合适的专利权，保证委托人的利益得到维护。因此专利代理人的性质与医生、律师、会计师一样，都属于专业人士，相应的合理注意人的义务标准必然要高于一般人。但是法院的观点实际上将专利代理人的“合理注意人义务”标准等同于一般人的行为标准，并没有体现专利代理行为具有高度的专业性和技巧性的特性。

2.委托人和代理机构的双方存在信息不对称，因此不能以委托人是否同意提交申请文件作为免除代理质量问题责任的理由。

在专利代理过程中，专利代理机构具备一支具有专业知识和法律知识的代理人队伍，相比较而言，委托人一般都缺乏相应的专利法律知识和专利业务知识，也正因为委托人和代理机构的双方的信息不对称才使得委托人委托代理机构进行专利代理。因此委托人一般情况下并不知道如何才能得到合适的保护范围，而需要得到合适的专利权的保护范围也是委托人委托代理机构的一个主要原因。法院的判决强调委托人同意提交相关的申请文件，以此来免除代理机构的撰写质量问题，实际上将委托人也作为具有专利代理知识和相关法律知识的人员来对待。试想，如果委托人具有相应的专利代理知识和相关法律知识，又怎么会花大价钱来委托代理机构，自己完全可以处理好专利申请的相关事情。因此，从委托人和代理机构的双方的信息不对称这一角度来说，法院的理由有一些欠妥。

3.专利代理机构的权利义务不应失衡。

根据法理学，民事权利和义务是相对应的，民事主体具有相应的权利，必然要承担相应的义务。在专利代理过程中，专利代理机构的权利就是有权接受委托人的委托代理专利业务并收取报酬，而其他没有经过行政许可的任何单位或个人不得接受委托人委托代理专利业务，也没有资格收取报酬。因此专利代理机构的权利属于国家授予的垄断性的权利，因为缺少其他相应的单位的竞争， 通过行政许可的机构收费要高于其他没有获得行政许可的企业，因为通过行政许可就是国家对代理机构的一个认证，对代理机构的一个肯定。而专利代理机构的义务就是提供具有一定的专业性的专利申请，包括申请文件的撰写、答复等。从法院的判决来看，专利代理机构收取了相应的费用，即获得了相应的权利，但是在义务方面却没有体现出相应的专业性，即没有承担起相应的义务，反将专利代理机构应当承担的专利申请质量的这一义务推给了委托人。因此从法院的判决来看，专利代理机构的承担的义务和权利存在明显的不等。

4.委托人的签字只是专利代理合同的一个附随义务，因此不能成为专利代理机构的免责理由。

实际上，笔者认为，在专利代理中的委托人签字只是表明专利代理机构已经通知委托人专利代理业务的进展，属于合同中的附随义务，即专利代理人有义务将申请过程中关系到委托人的利益的事项告知委托人，包括专利的申请、专利的审查过程等，并不代表对其文件质量、权利要求保护范围的判断和认可，就如同我们不能要求消费者对商品的质量进行分析和判断一样，因为专利代理申请的给付义务与商品一样，委托人往往是由于对该类事务的不熟悉才需要专门委托专利代理机构并愿意给付对价。在专利代理人协会于2009年颁布的《专利代理服务指导标准（试行）》中规定申请文件的撰写增加、放弃或者修改的技术内容，均应得到委托人纸件或者邮件的确认或其他方式的确认，定稿文件需委托人纸件或者邮件确认。 由此可见，在该指导标准中，似乎是将委托人的确认推断为对专利申请文件的认可。但是笔者认为，实际上中华全国专利代理人协会出台服务标准的目的是为了提高服务质量，提高专利代理机构的服务意识，并不是协助专利代理机构逃避法律责任。

5.法院只考虑了合同的字面意思，并未考虑专利代理委托合同的目的。

合同法是调整平等主体之间交易关系的法律，因此合同是交易的手段[3]，交易的目的是要获得一定的经济利益。在专利代理合同中，专利代理机构所获得的经济利益是收取费用，在本案中专利代理机构的合同目的已经实现；委托人的合同目的是获得撰写合适的专利申请文件，并通过该专利获得其想要获得的经济利益，并不是仅仅获得一张专利权证书。而委托人想要获得经济利益是通过专利权的独占来实现的，因此获得合适的保护范围是委托人获得经济利益的一个充分条件。如果专利授权后不能得到有效的保护，仅仅一张专利证书并不能给申请人带来任何实际的权利或者实现其欲达到的效果，就不能称之为申请人的目的已经实现。因此在本案中，虽然通过代理机构的代理，使申请人获得了专利权，从表面上看代理机构已经履行了合同的义务，但是该发明创造的技术方案并不能获得专利权的有效保护，不能使专利权人有效地主张自己的权益。因此从合同的目的上讲，专利代理机构履行合同义务的行为已经使申请人最初委托代理机构申请专利的目的落空，因此应当认为专利代理机构存在违约的行为。

6.从合同解释的角度出发，专利代理机构存在违约行为

我国《合同法》第六十二条规定：质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。对于专利代理委托合同，我国没有统一的国家标准、行业标准或者通用的标准，这是否意味着就是按照双方约定来确定权利义务呢？笔者认为在专利代理委托合同中，还存在着推定的默示条款，即法律上暗含的条款。默示条款是合同履行之必须，否则合同所欲达到的目的无法实现。笔者认为，专利代理委托合同的默示条款应当保证专利代理质量要在形式上符合专利法及其相关的规定，此处的形式上的要求一般包括不需要通过检索直接可以确定的一些问题，例如公开不充分、实用性、不予授权的主题、权利要求清楚等内容需要符合专利申请的要求，同时也要对于根据申请人或者自己检索的最接近的对比文件来确定合理的保护范围。因为上述问题对于一个专业的专利代理人可以在撰写申请文件前或撰写完成后直接发现。对于需要检索来确定的一些问题，例如新颖性和创造性，则需要根据合同的约定来进行，例如委托人委托代理机构进行检索，则需要将其新颖性和明显的创造性作为其默示条款，对于有争议的创造性，笔者认为不应当将其作为默示条款。本案中的必要技术特征，因为申请人提交了交底材料，申请人应当按照交底材料以及新颖性检索材料（如果进行检索）确定必要技术特征。因此如果代理机构没有撰写好必要技术特征，应当认为专利代理机构存在违约行为。

7.从专利代理行业发展来看，法院的上述判决会影响代理行业的健康发展。

目前专利代理行业的发展过程中，存在着不少挂证和无证代理的现象。挂证现象实际上也相当于无证代理，因为代理人将代理证借给他人使用，自己并不参与代理。从法院的判断来看，只要是申请人签字确认，就可以认为是申请人对申请文件的认可，从而免除代理机构的责任，这就导致专利代理行业只有收益，基本上没有风险，因为在实际代理过程中，专利代理机构一般都会要求委托人签字确认，这也是《专利代理服务指导标准（试行）》中的要求。因此上述判决会导致挂证现象以及黑代理问题更加严重，从而影响专利代理行业的健康发展。

三、关于确立专利代理质量责任标准的建议

针对前面提出的各种问题，笔者提出如下建议。

1.对于专利代理质量，应当尽快出台相应的质量标准，以便专利代理合同中的双方权利义务进一步明确。

专利代理的质量标准应当从专利代理的目的出发，以所取得专利权的有效保护为原则。在专利代理实务纠纷认定中，我们一方面不能期望专利代理机构是一个无所不能、过高质量的代理主体，正如我们不能苛刻地要求每一个运动员都应该是世界冠军，认为其应当提供该技术方案所能获得的最高水准的专利保护。如果这样，对其违约认定的标准就会提高，那么专利代理机构执业风险和成本也会加大，从而挫伤其积极性，打击专利代理行业的发展。另一方面，我们也不能对专利代理机构履行义务的能力期望值过低，使专利代理方有为其违约行为责任推脱的理由，那样显然不利于申请人合法权益的维护。因此，笔者认为应当以“专利代理的合理人注意义务”为认定参照。

专利代理人都通过了国家知识产权局的统一考试，具有较强的专业性，应当属于专利领域的专有人才，应当具有专利代理领域通常应当达到的水平，即承担专利代理的合理人注意义务。所谓专利代理人的合理注意人义务是指主要看其他专利代理人处于接受委托的专利代理人的情况下，会做出相同的行为还是不同的行为，如果做出相同的行为，则可以推断代理人尽到了相应的义务，不承担责任，否则，应当承担责任。对于专利代理人的合理人注意义务通常应当达到的水平，笔者认为包括如下的内容：

1） 专利代理人应当具有代理资格，例如按照目前的要求是应当取得资格证和执业证，如果不符合专利代理资格的要求而进行代理，相当于无证代理，应当直接认定代理机构存在违约；

2） 全面掌握申请人提交的交底材料以及提交的其他现有技术文件，并根据提供的资料或者自己检索的现有技术来确定合适的保护范围，如果代理人根据申请人提交的材料或者自己检索的材料得到的保护范围不合适，则应当认为代理机构违约；

3） 全面掌握专利撰写和答复的相关知识，包括不需要通过检索能够明显确定的问题，例如说明书公开充分、权利要求书的实用性、发明保护的主题等发明是否属于不予授权等，如果因为上述明显的问题导致的申请文件无法获得授权，则应当认为代理机构存在违约；

4） 全面掌握专利复审和无效的撰写和答复的相关知识，包括复审和无效理由的撰写等；

5） 全面掌握专利申请、复审和无效的流程，如果因为专利代理机构导致的流程上出现问题而使得专利申请驳回或视撤，应当认定代理机构存在违约。

2．对于委托人明显坚持的意见，应当进行免责。

在申请过程中，代理机构具有的一个附随义务是说明义务。所谓的说明义务是指专利代理过程中，例如提交申请文件或者答复审查意见通知书的过程中，如果委托人指示错误，明显不利于其合法利益时，专利代理人应当向委托人充分说明其指示存在的问题以及相应的后果。如果申请人坚持自己的意见，则因为申请人的坚持导致的专利申请的驳回或者视撤，代理机构将不承担责任。

3.对于属于自由裁量的内容，专利代理机构免责。

专利代理过程中涉及到较多的是法律应用和事实认定的问题，对于法律应用问题，需要进行法律解释，法律解释必然会存在一些产生争议的边界区域[4]，同样，对于事实的认定也会存在争议区域。在争议区域，因为没有统一的处理方式，每个专利代理人会做出相同的行为还是不同的行为的比例差不多，因此专利代理人可以进行自由裁量来确定处理方式，但是需要将处理方式的利弊提前告知委托人。笔者认为在争议区域内处理相关事宜，不应当认定专利代理机构存在责任。对于争议区域，最为常见的另一个例子就是创造性的认定，不同的代理人对于结合的启示具有不同的认识，因此可能处理的结果就会不同。

4.关于专利代理质量的纠纷处理中，建议有条件地进行责任推定

民事证明责任的一般原则是谁提出谁举证，因此对于专利代理责任来说，要证明专利代理机构存在责任，自然需要委托人举证。但是在专利代理过程中，委托人相对于专利代理机构来说，在对案件的信息占有上处于劣势地位，远离案件证据，产生了举证困难或举证不能的情形，此时有一种观点认为应当采用举证责任倒置较为合理，即专利代理机构举证其代理质量符合要求[5]。但是如果采用举证责任倒置，很可能会产生大量的针对专利代理机构关于专利代理质量的诉讼，甚至会产生许多恶意诉讼，这样会导致专利代理机构整天忙于诉讼而无法有效开展专利代理业务，因此，笔者不赞成专利代理质量的纠纷处理中采用举证责任倒置的方式。

笔者认为，针对委托人在举证责任上的劣势地位，可以通过有条件的责任推定方式来推定专利代理机构具有一定的责任。此时的条件应当进行严格的限制，否则条件过于宽松，则依然会产生大量的针对专利代理机构的诉讼，甚至包括恶意诉讼。笔者认为，此时的条件应当局限于专利权人在维护自己的权利失败的情况，例如通过法院侵权判决，发现自己专利文件撰写存在问题，或者因为公开不充分或者其他明显的问题而被复审委无效。当委托人没有证据证明权利损失的时候，不允许进行责任的推定。一旦进行责任的推定，则在委托人举证证明权利遭受损害的时候，此时专利代理机构应当证明自己存在免责的情况，例如撰写中与委托人明显坚持按照自己的意见进行撰写，例如创造性无效中，针对创造性问题存在的自由裁量的情况等。笔者认为，此时的专利代理机构免责的证明可以认为是证明责任中的特殊构成要件， 因此需要由专利代理机构进行举证。

对于责任推定的方式的证明标准，其客观证明责任依然在委托人一方，即当专利代理机构的责任认定处于无法确定的情况下，此时的客观证明责任依然由委托人承担，这一点也与举证责任倒置不同。

[1]吴观乐.专利代理实务[M]，北京：知识产权出版社，2007:9.

[2]王胜明.中华人民共和国侵权责任法释义[M].北京：法律出版社2010：41.

[3]韩世远.合同法总论（第三版）[M].北京：法律出版社2011：3,46.

[4]王利明.法律解释学导论-以民法为视角[M].北京：法律出版社2009：212.

[5] 戈晓美.专利代理行为民事责任分析[D].兰州：兰州大学，2011：34.