中国《专利法》第四次修改的焦点及其争议

詹　映

(中南财经政法大学知识产权研究中心，湖北　武汉　430073)



中国《专利法》第四次修改的焦点及其争议

詹映

(中南财经政法大学知识产权研究中心，湖北武汉430073)

摘要：正在进行的中国《专利法》第四次修改的焦点与争议内容主要涉及：强化专利行政保护、扩大专利行政机关的职权；引入惩罚性赔偿；专利无效宣告请求审查决定的即时生效。尽管中国当前专利保护不力，但强化专利行政保护并非解决问题的正途，扩大专利行政机关的保护职权将弊大于利。为解决“赔偿低”问题，有必要引入惩罚性赔偿，但同时也需防范其可能催生“专利流氓”等负面影响。修订草案明确规定专利无效宣告请求审查决定做出后即时生效，但这一修改的必要性和可行性均值得怀疑，设立知识产权法院或许是更为可行的解决之道。

关键词：专利法修改；争议；行政保护；惩罚性赔偿；无效宣告

2012年8月，国家知识产权局公布了《专利法修订草案(征求意见稿)》及其说明，就中国《专利法》的第四次修改向社会各界公开征求意见。在吸纳各方意见的基础上，国家知识产权局又对“征求意见稿”作出修改，形成了《专利法修订草案(送审稿)》(以下简称“送审稿”)并于2013年1月提交国务院审议。2015年4月，在上述工作的基础上，国家知识产权局启动《专利法》第四次全面修改，再次形成《中华人民共和国专利法修改草案(征求意见稿)》(以下简称“2015征求意见稿”)。根据“送审稿”修订说明，此次《专利法》修订的目的旨在解决当前专利保护中存在的“举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差”等问题，修订的核心内容是“加大执法力度、加强专利保护”,共修订了八个条款。 “2015征求意见稿”则进一步扩大了修改范围，涉及条文共30条，新增了“专利的实施和运用”一章。

对于此次《专利法》修改，各界对于草案中所提出的中国当前专利保护中存在的问题和修法的目的大多表示认同，但也对部分修改内容分歧明显。其中“送审稿”中争议最大的主要涉及以下三个问题：一是关于强化专利行政保护，扩大专利行政机关的职权；二是引入惩罚性赔偿；三是关于专利无效宣告请求审查决定即时生效。上述争议问题的抉择取舍，不仅关乎中国专利制度的发展走向，同时也将对正在进行的中国《著作权法》第三次修改产生影响。故此，本文拟就上述三项主要争议逐一进行分析并提出自己的浅见，以期抛砖引玉，为本次《专利法》修订草案的后续完善提供参考。

1关于专利行政保护的强化和专利行政管理机关职权的扩张

1.1条款修订情况

在本次《专利法》修订中，一大变化是明显强化了专利行政保护，扩大了专利行政管理机关的保护职权。根据现行立法，中国专利行政管理机关的保护职权主要限于针对假冒专利行为进行查处，对于专利侵权行为没有主动执法的权力，只能根据当事人的请求介入处理。在处理时，其权力也较为有限，仅能责令侵权人停止侵权，并无处罚权。而“送审稿”建议规定：管理专利工作的部门可以对涉嫌群体侵权、重复侵权等扰乱市场秩序的故意侵犯专利权的行为主动进行查处，除了可以责令停止侵权外，还可以没收、销毁侵权产品或者用于实施侵权行为的专用设备，并可处以罚款(“送审稿”第六十条)。对于依权利人或利害关系人请求而处理的，专利行政管理机关也增加了处罚权，即可以责令立即停止侵权，并可以没收、销毁侵权产品和专用零部件、工具等。(“2015征求意见稿”第六十条)。同时还规定，管理专利工作的部门查处时，对有证据证明是扰乱市场秩序的故意侵犯专利权的产品或者假冒专利的产品，可以查封或者扣押(“送审稿”第六十四条)。不能不说，这一修改意味着中国专利制度的一项重大立法取向性变化，它大幅扩张了专利行政机关的职权，显著强化了专利行政保护。

1.2各方意见

支持这一修改的意见主要包括：第一，中国当前专利侵权问题较为突出，专利保护不力是中国专利制度运行的现实问题，加强专利保护的呼声很高，现阶段加强知识产权行政保护是因应中国知识产权保护状况的现实需要。专利法的修订，应当从中国专利保护的实际需要出发，不能局限于抽象的“公权和私权”理论。第二，专利行政保护具有成本低、效率高、程序简便等优点，这是司法保护所不及的。第三，故意侵犯他人民事权益行为严重到一定程度，既是对个体民事权益的侵犯，也是对整体民事法律秩序的破坏，具有相当的社会危害性。行政机关作为社会秩序的维护者，对同时具有行政违法属性的故意侵权行为进行处理和处罚是必要也是合理的。第四，加强行政执法并不是要去替代司法救济，而是和司法保护相配合，形成一个协调统一的一体，不会影响司法保护的主导作用。

而反对这一修改的部分学者、司法界人士则认为，知识产权行政执法与法治精神不符，违背了TRIPS协定序言，严重背离中国建设市场经济体制的长远目标。他们强调专利权是私权，专利侵权纠纷应主要通过民事诉讼途径解决，行政机关不应过多介入，因此反对强化行政机关在专利保护中的作用。例如，有学者提出，中国当前专利保护不力的主要原因是司法保护不力，在保护力度更强的司法保护都跟不上的情况下，行政保护能否达到预期的效果值得怀疑[1-2]。有学者对本次修法强化行政保护的取向提出质疑，认为它是变建立一个独立、透明、公正和权威的专利审判司法体制为专利执法中国式“双轨制”的法律制度。这对缩短维权期间起到作用，但对减少专利制度层次、克服循环诉讼、建立独立公正和统一的裁判格局却造成了障碍[3]。

1.3分析与建议

对于这一问题，笔者认为，虽然当前中国专利侵权问题比较严重，专利保护不力客观存在，但强化专利行政保护并非解决这一问题的正途，扩大专利行政机关的职权尤其是赋予其对专利侵权行为的处罚权将会弊大于利，其理由如下。

第一，专利保护不力主因在司法保护不力，而非行政保护不足。根据此次《专利法》修改说明，修法的主要原因在于中国目前专利侵权现象较为普遍，专利维权举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差，使中国一些创新型企业处境艰难。对此，笔者认为，上述现象的确客观存在，但它们主要与专利司法保护不力有关。其症结在于，在专利司法保护当中，相关证据规则、程序设置、判罚标准的设计和司法机关的裁量倾向存有问题。这些问题的解决只能通过完善相关立法予以解决，企图通过强化专利行政执法无异于缘木求鱼。

第二，专利行政管理机关难以胜任专利侵权判定工作。在处理专利侵权纠纷过程中，一个必不可少的环节是需要对专利侵权与否进行判定。但专利侵权判定是一项专业性很强、复杂程度极高的工作，往往需要足够的专业知识和丰富的审理经验才能胜任，有时还需要技术专家的帮助才能完成。正因如此，中国基层法院一般都没有被授予专利侵权案件的审理权限。相比之下，中国专利行政管理机关特别是基层行政管理机关，无论在专业素质、执法经验和执法资源等各方面都存在差距，更加难以胜任专利侵权判定工作。

第三，专利行政机关职权扩张可能会引发执法乱象，导致“专利流氓”(patent troll)横行，冲击正常市场秩序。首先，近年来中国专利授权数量迅猛增长，但专利质量普遍不高。如果赋予专利行政机关对专利侵权行为的处罚权，将为一些动机不良的专利权人利用专利行政保护便捷的特点而滥用专利权提供机会。 “专利流氓”也可能会因此蜂拥而起，导致专利侵权纠纷在中国泛滥成灾；其次，中国当前行政机关人员素质参差不齐，一些行政执法人员有可能在不当利益的驱使之下，滥用行政执法权力；最后，专利行政保护职权扩张还可能为中国很多地方存在的地方保护主义所利用。

第四，强化专利行政执法不符合国际惯例，也有悖于中国《国家知识产权战略纲要》的有关要求。中国知识产权保护一直采用司法保护和行政保护并行的双轨制，这是一种具有中国特色的知识产权保护体制，而大多数国家都是采用司法途径来保护知识产权。虽然很多国家也存在知识产权海关保护或边境保护措施，但它与中国各地知识产权行政主管部门实施的行政保护不可相提并论。中国《国家知识产权战略纲要》早已提出，要“发挥司法保护知识产权的主导作用”，这不仅顺应中国建设法制化的市场经济的基本要求，也更为符合党的“十八大”和“十八届三中全会”有关简政放权、深化行政执法体制改革的精神。

基于上述理由，笔者建议《专利法》修改草案不宜强化专利行政执法，特别是不应赋予专利行政机关对专利侵权行为的主动介入权和处罚权，但可以保留专利行政机关在调查取证和行政调解效力方面的一些新增规定，以帮助化解当前专利保护中的“取证难”和“周期长”问题。

2关于引入惩罚性赔偿制度

2.1条款修订情况

本次《专利法》修改的另一大突破，是为解决专利维权“赔偿低”问题，增设对故意侵权的惩罚性赔偿制度。目前，中国专利侵权赔偿与其他民事侵权赔偿一样，实行补偿性原则，即权利人获得的赔偿是用以补偿其实际损失，而不能超过其实际损失。所谓惩罚性赔偿，又称示范性赔偿或报复性赔偿，是指由法庭所作出的赔偿数额超出被侵权人实际损失数额的赔偿。此次《专利法》修改“送审稿”在其说明中指出，由于专利权的客体是无形的，专利权保护比有形财产的保护成本更高、难度更大，仅仅适用补偿性原则并不足以弥补专利权人的损失和维权成本。为此，“送审稿”和“2015征求意见稿”第六十五条增加一款：“对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，将根据前两款所确定的赔偿数额提高至二到三倍”。

2.2各方意见

在修订草案征求意见过程中，大多数反馈意见对于这一修改表示赞同，尤其是企业界人士普遍认为，引入针对故意侵权行为的惩罚性赔偿制度是本次修法的一大亮点。从近年发表的相关研究文献来看，大多数学者也对在知识产权领域引入惩罚性赔偿表示支持[4-5]。如有学者提出，引入惩罚性赔偿可以有效地改变民事赔偿数额偏低的状况，还可以替代民事制裁、弥补刑事惩罚的不足、挤压过于强势的行政责任[6]。也有学者指出，知识产权侵权案件采用惩罚性赔偿责任的理论依据在于：知识产权侵权的易发性以及失控性、知识产权侵权人的低成本性和高获利性、侵权纠纷发生后知识产权所有人取证难、成本高和风险大的特性[7]。还有学者从知识产权具有易受侵害等特性出发，认为在知识产权侵权赔偿中应将惩罚性赔偿作为一种制度予以明确，但对其适用条件应作严格规定[8]。

与此同时，在修订草案征求意见过程中也有人反对引入惩罚性赔偿。他们认为，专利侵权案件“赔偿低”问题是法律执行不力造成的，惩罚性赔偿并不能解决中国专利权保护中的突出问题，并且无论从《民法通则》的角度还是《专利法》的角度来看，惩罚性原则并非中国在判定侵权赔偿数额时适用的基本原则。从近年相关研究文献来看，也有少数学者对专利法中引入惩罚性赔偿表示反对。如有学者提出，惩罚性赔偿会使权利人从他人的行为中获利，这与中国法律及传统道德相悖[9]。还有观点认为，惩罚性赔偿制度的引入可能阻滞侵权损害救济的伦理回归、缩小补偿性赔偿功能[10]。

2.3分析与建议

尽管中国学界对于惩罚性赔偿制度存有争议，但我们应当注意到，引入惩罚性赔偿制度并非仅仅出现在此次《专利法》修订之中，在中国最新一轮《商标法》和《著作权法》的修订中也都提出了类似的动议，2013年8月30日通过的《商标法》修正案在此问题上已率先取得突破。由此可见，引入惩罚性赔偿制度的呼声并非《专利法》修订中所独有，而是当前中国三大主要知识产权法律修改的共同趋向。对于此次《专利法》修订中引入惩罚性赔偿，笔者认为有其现实必要性，但同时也需要防范其潜在的负面影响。具而言之，需把握好以下几点：

第一，是否引入惩罚性赔偿，应立足于中国专利法实施的现实需要，而不能拘泥于传统法学理论或伦理道德。

当前，对于中国的知识产权保护，“侵权成本过低”、“维权代价过高”、“保护力度不足”等评价几乎成为各界的普遍共识。由于知识产权的客体具有无形性，相较于有形财产，其侵权更容易发生，维权难度更大。特别是，中国法院在知识产权侵权案件中的判赔金额普遍偏低，“赢了官司输了钱”的现象十分普遍。赔偿金额过低使得中国一些创新型企业和个体权利人处境艰难，严重挫伤了他们自主创新的积极性。在此次《专利法》修改征求意见的过程中，包括华为、中兴在内的绝大多数企业代表对“赔偿低”问题反映强烈。因此，提高专利侵权的赔偿额是中国《专利法》有效实施的现实需要。此外，从国内外的立法实践来看，惩罚性赔偿制度已有不少成功经验可资借鉴。在国内立法中，1993年通过的《消费者权益保护法》就率先在中国开创惩罚性赔偿的先例，2013年10月该法修订后更是将惩罚性赔偿数额由一倍增加至三倍。此外，中国《食品安全法》、《侵权责任法》中也规定了惩罚性赔偿条款。在境外立法方面，美国、英国以及大陆法系的韩国和中国台湾地区的专利法中都已引入惩罚性赔偿，所谓惩罚性赔偿只适用于英美法系国家的说辞不攻自破。因此，无视中国专利保护的客观现实，而固守大陆法系的传统理论实不足取。至于说索取惩罚性赔偿有违伦理道德，则更是一种泛道德化的书斋之见。

第二，惩罚性赔偿有助于形成威慑作用，遏制当前中国知识产权侵权的泛滥。

一般认为，惩罚性赔偿通过对侵权行为的加重处罚，不仅可对侵权者形成威吓作用，还可对其他社会公众产生威慑，遏制侵权行为的发生。由于知识产权客体具有无形性的特点，加之知识产权的价值在知识经济时代日益凸显，使得知识产权侵权往往成本低而收益高。因此，唯有引入惩罚性赔偿才能有效提高知识产权侵权成本，遏制知识产权侵权行为的普遍发生，这也正是许多国家纷纷在知识产权保护中引入惩罚性赔偿的主要原因。

第三，惩罚性赔偿能否有效实施取决于赔偿基数的确定，证据规则的完善是其关键。

此次《专利法》“送审稿”规定，人民法院可视情况将赔偿数额提高至二到三倍。但是，如果基数无法确定或确定过低，那么二到三倍的惩罚性赔偿就失去了计算基础，无法达到威慑和遏制的效果。可见，惩罚性赔偿的有效实施取决于赔偿基数能否合理确定，而这一点恰恰一直是中国知识产权侵权审判中的一块短板。这一状况与知识产权侵权案件“举证难”有关，而改变此状况的关键在于完善证据规则，可以适当加大被告的举证责任或者赋予人民法院调查取证的职权。

第四，严格限制惩罚性赔偿的适用条件，防止出现“专利流氓”泛滥等负面影响。

中国《消费者权益保护法》引入惩罚性赔偿不久，就曾催生出大量王海式的职业打假人，引起了不小的争议。一旦中国在《专利法》中规定惩罚性赔偿，是否会引发以专利诉讼为业的“专利流氓”泛滥成灾呢？笔者认为，“专利流氓”之所以目前在中国还没有市场，主要是因为中国专利维权成本高而赔偿低，缺少产生“专利流氓”的基本条件。如果中国在此次《专利法》修改中引入惩罚性赔偿而不加以严格限制，同时又扩大专利行政机关查处专利侵权行为的职权，那么“专利流氓”在中国大量涌现的可能性并非不存在。故此，在实行惩罚性赔偿时应严格其适用条件，将其限于“恶意”专利侵权行为，并有必要对非实施实体(NPE)的专利权人采取更为严格的限制。

3关于无效宣告请求审查决定即时生效

3.1条款修订情况

在中国专利侵权纠纷中，被控侵权人一旦成为被告，往往就会向专利复审委员会请求宣告涉案专利无效，从而使得专利侵权案件中止。当专利复审委作出维持专利权的决定后，为拖延侵权纠纷的解决，被控侵权人常常又针对该决定提起行政诉讼。目前，中国《专利法》及其实施细则对于无效宣告请求审查决定的生效时间未作明确规定，实践中有不同理解和操作，许多人民法院或者专利行政管理机关会在行政诉讼期间继续中止专利侵权案件的审理或者处理，直至行政诉讼的最终判决生效后才会重启程序，从而导致专利侵权纠纷经常久拖不决，这是造成中国专利维权“周期长”的重要原因。

为解决这一问题，《专利法》“送审稿”第四十六条新增一款：“宣告专利权无效或者维持专利权的决定做出后，国务院专利行政部门应当及时予以登记和公告。该决定自公告之日起生效。”同时，在第六十条增加规定：“宣告专利权无效或者维持专利权的决定生效后，管理专利工作的部门和人民法院应当根据该决定及时处理、审理专利侵权纠纷”。这一修改意味着专利复审委员会作出的复审决定可即时生效，人民法院或者专利行政管理机关无需中止专利侵权纠纷的审理或处理。

3.2各方意见

对于上述修改，各方意见不一。支持者认为，由于对无效宣告请求审查决定的生效时间存有争议，导致实践中存在操作不统一、不确定问题，因而需要通过法律规定予以明确。这一修改将有助于受理侵权诉讼的法院或者管理专利工作的部门能够在无效宣告审查决定做出后及时地恢复审理或者处理，以利于早日定纷止争，避免因后续行政诉讼悬而未决而导致维权周期过长。

反对进行此项修改的意见主要包括：最高法院发布的有关司法解释和司法政策已经解决了因专利无效程序导致的诉讼中止问题，故没有必要在专利法中专门再作规定；如果明确强调专利复审委员会作出的复审决定可即时生效，将会削弱司法机关对专利复审委员会所作无效宣告请求审查决定的复核和监督作用，导致专利确权司法审查制度名存实亡，与TRIPS协定和国际惯例不符；此外，如果复审决定在司法审查中被否决，则可能引发许多问题。

3.3分析与建议

在中国，因专利侵权纠纷处理程序与相关专利的行政确权程序相互交错而导致的维权“周期长”问题的确存在，但通过明确无效宣告请求审查决定的生效时间及相关后续程序能否有效解决部分专利案件久拖不决的问题，这一修改的必要性和可行性都值得商榷。

第一，为解决因专利无效宣告程序引起的审理拖延问题，已出台了相关司法解释和司法政策，此次在《专利法》中明确专利无效宣告审查决定的生效时间实无必要。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2001年)以及最高人民法院在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话(2011年)中都对此专门做了规定或说明。按照上述司法解释和政策，当被告人提出专利无效宣告请求后，人民法院可以根据具体情况不中止侵权案件的审理，以防止被控侵权人利用无效宣告程序故意拖延。并且，根据前述司法解释，法院甚至无需等待专利复审决定做出就可继续审理，这甚至比规定专利复审决定即时生效更为高效。故此，没有必要再在《专利法》中明确无效宣告请求审查决定的生效时间及相关后续程序。

第二，明确专利无效宣告审查决定的生效时间可能会引起争议，并失去了现行规定的灵活性。首先，如果在《专利法》中明确规定专利无效宣告审查决定自专利复审委员会作出后即告生效，可能与TRIPS协定第62条所要求的司法终审原则相冲突。其次，“送审稿”第六十条第4款和第四十六条结合在一起，实际上使得法院现有的可酌情决定是否中止诉讼的灵活性丧失，显然不及现行最高法的司法解释有弹性。如果法院依据专利复审委的审查决定做出判决后，该决定又在其后的行政诉讼中被推翻，则极易引起法律关系的混乱。

基于上述理由，没有必要在专利法中明确专利无效宣告审查决定何时生效，“送审稿”第四十六条关于专利无效宣告审查决定“自公告之日起生效”的规定以及第六十条的新增规定可以删除。此外，如欲彻底解决专利无效宣告程序引起的“周期长”问题，宜将专利确权复审程序改造为一种准司法程序，将专利复审委员会视为一审法院，或者效仿德国、日本建立专利法院或知识产权法院，从根本上解决民事侵权诉讼与行政确权程序的交叉重叠和循环诉讼难题，从而缩短专利侵权诉讼周期。2014年底，中国北京、上海、广州相继成立知识产权法院，这或许是破解中国专利维权“周期长”问题更为现实、可行的路径。

4结语

应当承认，当前中国在专利保护上确实存在“举证难、周期长、成本高、赔偿低、效果差”等问题，专利制度对自主创新的激励作用未能得以充分、有效地发挥。因此，有必要通过法律修订解决以上问题，以使中国早日走上创新驱动发展之路。与此同时，由于《专利法》修改涉及多个利益群体，加之此次修法采取“开门立法”的方式，参与者甚众，因而在修法过程中出现各种争议在所难免。对于这些争议如何权衡取舍，本文认为应当坚持以下几点：第一，《专利法》修订应当以解决中国专利保护实践中存在的问题为导向，从实际需求出发，不必囿于法学传统理论。第二，立法者应坚持以社会公共利益最大化为依归，避免为团体利益、部门利益所左右；第三，对于域外成熟立法经验和行之有效的司法实践应多加借鉴，特别是应以我国知识产权法院的设立为契机，完善专利确权、侵权案件的司法程序和举证规则。

参考文献：

[1]赵建国.聚焦新一轮专利法修改[N].知识产权报,2013-06-24.

[2]李红娟.《专利法》第四次修改(征求意见稿)的理论分析[J].中国政法大学学报,2013,(6):100-107.

[3]蒋志培.对专利法第四次修改的要点和立法趋向分析 要改变“司法保护为主”政策？[EB/OL]，http://www.chinaiprlaw.cn/file/2012082125141.html，2015-05-30.

[4]易健雄,邓宏光.应在知识产权领域引入惩罚性赔偿[J].法律适用，2009,(4):92-95.

[5]钱玉文,骆福林.论我国知识产权法中的惩罚性赔偿[J].法学杂志,2009,(4):112-114.

[6]和育东等.知识产权侵权引入惩罚性赔偿之辩[J].知识产权，2013,(4):54-59.

[7]曹新明.知识产权侵权惩罚性赔偿责任探析[J].知识产权,2013,(4):3-9.

[8]温世扬,邱永清.惩罚性赔偿与知识产权保护[J].法律适用,2004,(12):50-51.

[9]张广良.知识产权侵权民事救济[M].北京：法律出版社，2003：156.

[10]李晓秋.专利侵权惩罚性赔偿制度：引入抑或摒弃[J].法商研究,2013,(4):136-144.

(责任编辑刘传忠)

Analysis on the Focuses and Main Disputes in the Ongoing Forth Amendment of China’s Patent Law

Zhan Ying

(Research Center for IPRs of Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan 430073，China)

Abstract：The main disputes in ongoing fourth amendment of China’s patent law include：strengthening the patent administrative protection,expanding authority of patent administrative agency，introducing punitive damages，and confirming the decision of patent invalidation request for review becoming effective immediately.Although our current patent protection is ineffective，however，to strengthen the protection of patent administration is not the right path to solve problems.To solve the“low compensation”problem，it is necessary to adopt punitive damages，but also need to guard against the possible birth of “patent trolls” and other negative effects.The amendment draft clarifies that the decision of patent invalidation request to review with immediate effect，but the necessity and feasibility of this modification are questionable.Establishment of intellectual property court is probably more effective solution.

Key words:Patent law amendment；Dispute；Administrative protection；Punitive damages;Patent invalidation request

中图分类号:DF523.2

文献标识码:A

作者简介：詹映(1971-)，男，湖北人，中南财经政法大学知识产权研究中心副教授；研究方向：知识产权管理和法律。

收稿日期：2015-04-27

基金项目：国家社科基金项目(11BFX144 )，司法部国家法治与法学理论研究项目(09SFB3024)，国家知识产权局软科学研究项目(SS14-A-01)。