浅谈新颖性宽限期在实质审查中的应用

王艳蒙 王歌 吴云霞

摘 要： 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。不丧失新颖性宽限期实际上是专利法赋予申请人的一种优惠，允许他将已经公开的发明创造在一定期限内再申请专利。宽限期作为不可避免或者无意识地公开发明创造的情况下的一个补救措施，对申请人十分重要，新颖性宽限期的规定会直接影响专利权。

关键词： 新颖性；专利；规定

一、新颖性

新颖性宽限期源于《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》）中的规定。《巴黎公约》第11 条规定了发明、实用新型、工业品外观设计、商标在某些国际展览会中的临时保护：

（1）本联盟国家应按其本国法律对在本联盟任何国家领土内举办的官方的或经官方承认的国际展览会展出的商品中可以取得专利的发明、实用新型、工业品外观设计和商标，给予临时保护。

（2）该项临时保护不应延展第4 条规定的期间。如以后要求优先权，任何国家的主管机关可以规定其期间应自该商品在展览会展出之日开始。

（3）每一个国家认为必要时可以要求提供证明文件，证实展出的物品及其在展览会展出的日期。

在国际展览会上首次展出新的发明创造有利于技术的国际交流，但如果首次展出新的发明创造得不到法律保护，发明人就会不愿意参加这样的展览会。对在国际展览会首次展出的发明创造给予临时保护，是发起签订《巴黎公约》的原因之一。但是《巴黎公约》第11 条只提供了较为原则性的规定，并没有规定各国给予什么样的临时保护，所以这种保护由各国自行规定。

此外，发明人偶尔会因为自己的不慎行为，造成发明无法获得专利保护的遗憾。大多数国家专利法对于上述的丧失新颖性行为皆有例外规定；也就是所谓的“宽限期”，如发明人在技术参展或论文发表等不慎公开后的一定期间内提出专利申请，则该发明仍符合专利新颖性的要求。宽限期依不同国家分别有6个月至一年的不等期间，且各国对于公开或展示之认定亦有不同的标准。

中华人民共和国专利法第24 条规定了不丧失新颖性的三种情形，申请专利的发明创造在申请日（享有优先权的指优先权日）之前六个月内有下列情况之一的，不丧失新颖性：

1、在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；

中国专利法对于申请人在国际展览会上首次展出发明创造的公开给予一定的新颖性宽限，但是展览会的规格只限于“中国政府主办或者承认的国际展览会”。中国政府主办的展览会，包括国务院、各部委主办或者国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览展览会。中国政府承认的国际展览会，是指国际展览会公约规定的由国际展览局注册或者认可的国际展览会。目前我国认可的国际展览会主要包括：世博会、米兰装饰艺术和现代建筑展览会、国际园艺生产者协会批准的A1类园艺展览会等。其中，所谓国际展览会，除了举办国的展品外，还必须有来自外国的产品。

2、在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；

规定的学术会议或者技术会议，这种学术会议或者技术会议必须是有一定级别要求的，是指國务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议，不包括省以下或者受国务院各部委或者全国性学术团体委托或者以其名义组织召开的学术会议或者技术会议。这里规定的不丧失新颖性的公开发表包括口头报告和书面论文，在后者这些不符合规定的会议上的公开将导致丧失新颖性，除非这些会议本身有保密约定。

3、他人未经申请人同意而泄露其内容的。

泄露发明创造内容的人获知一项发明创造的内容的方式有可能是合法的，也有可能是非法的。前一种情况包括：发明人或者设计人自己违反单位的规定公开了发明创造的内容，或者由发明人、设计人以及经他们告知而获悉发明创造内容的任何其他人，出于技术转让、寻求技术试验等目的，将发明创造内容告知了第三人，该第三人不遵守明示的或者默示的保密信约而将该内容发表出来。后一种情况包括：第三人用欺骗或者间谍手段从发明人、设计人或者经他们告知而获得发明创造内容的任何其他人那里得到该内容，进而将其发表出来。上述情况所导致的公开都违背了申请人的意愿，而且在实际中也是难于完全避免的。为了不影响申请人获得专利权的正当权利，有必要在专利法中给出一定的例外规定。

但是我国是先申请制国家，先申请专利制度的一个重要原则就是凡是在申请日之前已经公知的技术，公众均有自由予以应用的权利。这种权利不容剥夺，否则就会破坏专利权人和社会公众之间的利益平衡，而采用新颖性宽限期却违背了这一原则，导致公众即使通过正常途径得知发明创造的内容，也无法确定知道在什么样的范围内能够予以应用，从而增大了专利制度的不确定性。因此对该例外规定的适用与否关系到专利权人和社会公众之间的利益平衡，应当掌握严格的条件以避免由此导致的失衡。本文旨在通过一个实际案例，对上述新颖性宽限期的法律条款规定进行深入的理解和探讨。

二、基本案情

该案例的基本信息如下：申请号为2013100246859、发明名称是“一种条烟打码姿态控制装置”，申请日为2013年01月23日，公开日为2013年05月01日，申请人为：中国烟草总公司重庆市公司万州分公司。

国家知识产权局于2014年07月15日发出第一次审查意见通知书，其中引用的对比文件1为发表在万方学位论文库中的于2012年11月30日发表的硕士学位论文《卷烟分拣系统打码姿态控制机构的设计与实现》，论文的作者为李虎；审查意见指出：权利要求1-3相对于对比文件1不具备创造性。

申请人于2014年11月14日提交的意见陈述书中，指出审查意见所引用的对比文件是是申请人中国烟草总公司重庆市公司万州分公司（后简称烟草公司）委托重庆大学机械学院的张毅教授带头组织开发设计的技术，并且在委托时即有约定，该技术的知识产权是属于烟草公司，在烟草公司未申请专利前，张毅教授一方不得以任何形式公开其技术内容。而审查员找到的对比文件的作者张虎，是张毅教授的学生，该学生从张毅教授处得知了正在开发中的条烟打码姿态控制技术的方案内容，然后未经过张教授以及烟草公司的同意，即于申请专利之前一个月，私自发表了学位论文，才导致技术在申请专利之前被公开。然后根据《审查指南》以及《专利法详解》的解释，此法条中规定的新颖性，应该理解成为满足法24条第3款规定的“他人未经申请人同意而泄露其内容”的“不丧失新颖性的公开”的情况，不视为影响专利新颖性和创造性的现有技术。所以申请人主张不能采用该对比文件1作为评判本申请创造性的现有文件。为证明上述陈述的真实，申请人在附件中附上相关证明文件以作证明。证明材料是由李虎签字的私自发表论文的证明，在此基础上请求享有宽限期。

三、案件审查具体步骤与要点

1.提出声明时机

申请专利的发明创造在申请日（享有优先权的指优先权日）以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，申请人并未在请求书中提出声明。

2.证明文件提交时机

若申请人在申请日前已获知，应在申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。