专利侵权案件是否因专利确权案件中止探析“三防双面型吊顶装饰板”实用新型专利无效及专利侵权诉讼案解析

文 / 崔国振 / 知识产权出版社专利信息部研发中心冯术杰 / 清华大学法学院

专利侵权案件是否因专利确权案件中止探析“三防双面型吊顶装饰板”实用新型专利无效及专利侵权诉讼案解析

文 / 崔国振 / 知识产权出版社专利信息部研发中心冯术杰 / 清华大学法学院

在现有的法律框架下，专利侵权案件是否因专利无效宣告案件中止在制度设计和审查/审判实践方面都有讨论的空间，以实际案例为基础的探讨有利于制度设计的进一步完善。

专利侵权；专利确权；诉讼中止

一、引言

具有法律稳定性是权利得以保护的前提，从这个意义上来说，作为专利确权程序的专利无效宣告程序往往会成为专利侵权程序得以进行的前提和基础。在最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定(法释[2001]21号)第八至十二条，从中止审理请求提出的时机、判断基准、可以不中止审理的情形和应当中止审理的情形四个方面对人民法院受理的侵犯发明、实用新型和外观设计三种专利纠纷案件，是否因被告在专利复审委员会提出无效宣告请求而中止作了规定。从该解释的行文来看，是否中止主要取决于涉案专利权的法律稳定性。虽然，经过实质审查程序授权的发明专利的法律稳定性通常高于未经实质审查的实用新型和外观设计专利，但就审查实践而言，发明、实用新型和外观设计三种专利的稳定性会随着无效宣告请求人在无效宣告程序中提交的现有技术证据以及提出的无效宣告理由的不同而有所变化。因此，专利权的法律稳定性判断涉及复杂的技术问题和法律问题，司法实践中，仍然存在难以恰当把握的情形。

根据《专利法》第四十七条第二款的规定，除非因专利权人恶意或者明显违反公平原则，对于专利权被宣告无效前，人民法院已经执行的专利侵权赔偿金可以不予返还。1.《专利法》第四十七条，“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”因此，如果被控侵权人不能恰当地利用无效宣告程序中止侵权案件的审理，则有可能给其自身造成难以弥补的损失。由此可知，专利侵权案件是否因确权纠纷的处理而中止对于当事人而言至关重要，需要不断地研究和优化。本文拟以一起专利纠纷案件为例，对我国专利侵权案件是否因专利确权案件中止进行分析，并在此基础上提出合理化建议，以期对相关法律制度的完善和改进有所裨益。

二、案情简介

1. 涉案专利

中华人民共和国国家知识产权局于2005年4月6日授权公告了名称为“三防双面型吊顶装饰板”、申请号为200320108023.1实用新型专利权，该专利的申请日是2003年11月10日，专利权人是朱春生。

2. 确权程序

针对上述专利权，连云港港星建材有限公司2007年8月27日向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由包括该专利权利要求1、2相对于其提交的证据不具有创造性。

经审查，专利复审委员会于2008年5月16日作出第11490号无效宣告请求审查决定，认为权利要求1和2具有创造性，符合《专利法》第22条第3款的规定。2.专利复审委员会第11490号无效宣告请求审查决定。

2008年5月27日，深圳市宝安区新安雅天威装饰材料店（简称雅天威装饰店）针对上述实用新型专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由包括本专利权利要求1、2相对于现有技术不具有不符合《专利法》第22条第2、3款的规定的新颖性和创造性，，并提交了包括实用新型检索报告在内的7份证据。

经审查，专利复审委员会于2009年2月23日作出第12936号无效宣告请求审查决定，认定本专利权利要求1的技术方案相对于附件4和3的结合不具备创造性，权利要求2的附加技术特征亦在附件4中公开，故该专利权利要求1和2相对于雅天威装饰店提交的现有技术不具有实质性特点和进步，因此不不符合《专利法》第22条第3款关于创造性的规定，并以此宣告该专利权全部无效。3.专利复审委员会第12936号无效宣告请求审查决定。

专利权人朱春生对上述决定不服，在法定期间内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，经开庭审理，北京市第一中级人民法院于2009年9月17日作出（2009）一中行初字第1124号行政判决，维持了专利复审委员会作出的第12936号无效宣告请求审查决定。朱春生不服该一审判决，在法定期限内向北京市高级人民法院提出上诉。经审理，北京市高级人民法院于2009年12月14日作出二审判决，认定朱春生的上诉理由缺乏事实和法律依据，因此驳回上诉，维持原判。

3.侵权诉讼程序

2008年4月，朱春生、江西华春公司起诉至江西省南昌市中级人民法院称，专利权人朱春生授权江西华春公司独家生产经营。深圳盛宝公司、雅天威装饰店、叶金保仿冒涉案专利产品，南昌壹佳总汇销售仿冒涉案专利产品，给朱春生和江西华春公司造成经济损失。请求法院判令：深圳盛宝公司、雅天威装饰店、叶金保、南昌壹佳总汇立即停止侵权、销毁侵权产品，赔偿经济损失66万元，并承担本案的诉讼费及相关费用。

江西省南昌市中级人民法院一审认为，雅天威装饰店虽向专利复审委员会提出专利无效申请，但专利复审委员会于2008年5月16日作出了决定书，维持200320108023.1号实用新型专利权有效，本案不符合中止诉讼的条件，一审法院不中止本案的审理。并判决三被告承担侵权责任

雅天威装饰店不服一审判决，向江西省高级人民法院提起上诉。江西省高级人民法院二审认为，虽然雅天威装饰店在一审答辩期内虽已向专利复审委员会请求宣告该项专利权无效，但专利复审委员会在2008年5月16日对连云港港星建材有限公司针对涉案专利的无效宣告请求已作出“维持200320108023.1号实用新型专利权有效”的审查决定。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条的规定，本案可以不中止诉讼。并判决雅天威装饰店、南昌壹佳总汇承担侵权责任。

雅天威装饰店不服上述二审判决，于2009年7月向最高人民法院申请再审。经审理,最高人民法院作出(2009)民申字第808号裁定，驳回雅天威装饰材料店的再审申请。主要理由为，“目前，专利复审委员会作出的第12936号无效决定还处于行政诉讼程序，属于效力待定状态。雅天威装饰店以该无效决定宣告涉案专利权全部无效为由申请再审缺乏基础，其提出申请再审的理由不能成立。但若上述宣告专利权无效的决定被生效判决维持后，雅天威装饰店可依法提出执行异议。综上，雅天威装饰店的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条规定的情形。”4.最高人民法院(2009)民申字第808号裁定。

三、问题及分析

上述案件程序复杂，且涉及的法律和技术问题较多。从专利侵权和确权程序关系的角度来看，最主要的一个问题也是案件中涉及的三审法院都提及的一个问题是侵权诉讼是否因确权程序中止。同时，该问题也是对被控侵权人雅天威装饰店影响最大的因素。由此，下文中主要针对专利侵权诉讼是否因确权程序中止这一问题进行分析。

虽然在2001年7月1日施行的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中对专利侵权案件是否因确权案件中止的问题进行了规范，并给予了受理司法机关根据个案裁量的最终决定权，以在现有的法律框架下，力争把中止诉讼的专利侵权案件限制在必要的范围内。5.参见2003年10月29日最高人民法院民三庭庭长蒋志培在全国法院专利审判工作座谈会上的总结讲话。但是，从上述的案例可以看出，在考虑专利侵权案件是否因确权案件中止时还应当考虑以下两个方面的因素:

1.专利侵权案件和确权案件所涉及的技术问题和法律问题的复杂性。从专利无效宣告案件以及侵权案件的司法实践来看，发明、实用新型和外观设计三种专利的稳定性会随着对方当事人在无效宣告程序中提交的现有技术证据以及提出的无效宣告理由的不同而有所变化。例如，在专利确权案件中，一是需要基于本领域普通技术人员的知识和能力对现有技术公开的技术方案和技术手段的认定。例如，虽然在两个请求中都公开了涉案专利的三层结构和折边结构，但连云港港星公司提交的证据中并没有公开上下薄板均折有有效防止水渗入的包边技术手段，例如根据其附件1－1公开的内容得知其中折边是用于与安装物相互配合以固定主面板，而无法确定该现有技术中的折边具有防水功能，因此其并没有公开具有防水功能的包边这一技术特征，并且其它现有技术证据中亦没有公开相应的结构。而雅天威装饰店提交的一份现有技术证据中公开了与权利要求1折有包边这一技术手段功能相应的“顶底层、左右层及前后层为保护层”六面一体防护结构，并在另一份现有技术证据中公开了相应的结构。二是对不同现有技术之间是否能够结合以及对发明或实用新型要求保护的技术方案与现有技术的结合相比进行显而易见性的判断。这需要根据不同现有技术所属的技术领域、所能解决的技术问题以及具体技术手段之间是否有技术上或者逻辑上的联系来判定。通常情况下，如果其属于相同或者相近的技术领域，解决的技术问题相同，并能达到相应的技术效果，则会认为其之间存在技术上的启示。在上述无效宣告案件中，正是基于附件3同样是采用设置包边以解决板材的防水性问题而认定其能够与附件4结合，从而破坏权利要求1的创造性。三是对权利要求是否清楚完整、是否概括适当以及是否缺少必要技术特征等进行判断。而对于与该专利相关的专利侵权案件，需要对现有技术公开的技术方案和技术手段进行认定、需要对权利要求保护范围进行确定、需要对被控侵权技术是否属于现有技术进行判断等。

2.专利侵权案件是否会因为确权案件中止给被控侵权人造成难以弥补的损失。从上述案例可以看出，在该实用新型专利侵权案中，虽然雅天威装饰店在答辩期限内以专利复审委员会已经受理其无效宣告请求为由向受理该专利侵权纠纷的两审人民法院提出了中止审理的请求，但一二审法院均依据“关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定”第十一条未中止审理，并判决雅天威装饰店立即停止销售和销毁侵权产品、赔偿原告经济损失20万元以及承担相关诉讼费用。在专利复审委员会宣告涉案专利权全部无效的决定作出之后，最高人民法院亦未支持其再审请求。在此情况下，如果二审判决在专利复审委员会的无效宣告请求审查决定生效之前，或者退一步来说，在专利复审委员会的无效宣告请求审查决定发出之前被执行。则根据《专利法》第四十七条第二款的规定，除非能够证明专利权人具有恶意，或者专利侵权赔偿金明显违反了公平原则，则由于该决定不具有追溯力，被控侵权人的损失将难以挽回因此，笔者建议，在考虑专利侵权案件是否因确权案件中止时，应当将是否会给被控侵权人造成不可挽回的损失作为一个因素予以考虑。

四、结论和建议

基于对上述案件的剖析，综合考虑上述因素，对于侵权案件是否因确权案件中止的问题，笔者提出如下建议：

首先，应当加强专利侵权诉讼受理法院与专利确权主管机构专利复审委员会的信息沟通，适当加快涉及侵权纠纷的专利确权纠纷的审理。从目前的审查实践来看，对于当事人在提交无效宣告请求时能够证明涉案专利相关侵权纠纷已为人民法院或管理专利工作的部门所受理的，专利复审委员会在受理该无效宣告案件后，会同时向受案机构发出无效宣告案件审查状态通知书，告知涉及相关专利权的无效宣告请求已经被受理。在作出决定之后，专利复审委员会将再次向相关机构发出无效宣告案件审查状态通知书，告知案件的处理情况及结论。但从司法实践来看，由于目前仍没有明确的规范和沟通机制，专利复审委员会很少收到侵权纠纷受理法院或者管理专利工作的部门的案件处理信息。这显然不利于专利确权/侵权纠纷快速有效地解决，因此需要建立专利侵权受理机构与专利复审委员会的信息交流沟通机制。在该种机制中，为了保证信息的客观性和公证性，应当由专利侵权案件受理机构（包括人民法院和地方管理专利工作的部门）将案件的相关信息提供给专利复审委员会，并由专利复审委员会对涉及侵权纠纷的无效宣告案件优先审查和加快处理，该种措施既可以保证案件结果的公证性，也可以提高此类案件的处理效率。

其次，应当充分利用专利复审委员会的审查资源，发挥专利复审委员会的专利侵权确权咨询职能。根据《专利法》第四十一条的规定，无效宣告案件由专利复审委员会主管，《专利法实施细则》第五十九条进一步规定，专利复审委员会由国务院专利行政部门指定的技术专家和法律专家组成，实践中，专利复审委员会也是以此为标准设立的，据统计专利复审委员会的正式职工中具有法律和工科双重学历背景的人员约占50%以上，绝大部分都有三年以上的实质审查工作经验。无庸置疑，充分利用专利复审委员会的审查资源对于判断涉案专利的法律稳定性具有重要的作用。并且，根据《关于国家知识产权局专利局部分内设机构调整的批复》(中央编办复字[2003]156号)，专利复审委员会具有国务院赋予的接受人民法院和管理专利的部门委托对专利确权和专利侵权案件的处理提供咨询意见的职能。在此情况下，笔者建议应当从资源的配置和充分利用的角度来看待上述问题，通过立法进一步加强专利复审委员会的专利侵权确权咨询职能，扩大咨询对象的范围，以便恰当地处理专利侵权程序是否因专利确权程序而中止的问题，进一步提高专利侵权纠纷的处理效率。例如，可以借鉴日本的做法，在专利法中设置一个专门的权利要求技术范围判定的程序，以为当事人或者相关专利侵权受理机构提供公正、权威的审查意见。6.参见日本《专利法》第七十一条之一“关于专利发明的技术范围可请求特许厅判定。……特许厅长官必须指定3名审判员做出该判定。……”；之二“在接到法院要求对专利发明技术范围进行判定的委托时，特许厅长官必须指定3鸣审判员进行鉴定。” 杜颖译 易继明校，《日本专利法》（第2版）第29页，经济科学出版社，2009年9月版。虽然，“判定是负责授予专利权的行政机关做出的一种鉴定，并不具有法律上的约束力”，“但是， 由于它至少是专门的技术性的行政机关所作的鉴定，实际上甚受社会尊重，连法院也将其作为有影响的判断资料加以利用。”参见（日）吉藤幸塑著，宋永林 魏启学译：《专利法概论》，专利文献出版社，1990年6月版。由专利复审委员会从技术的角度对被控侵权物或者方法是否落入涉案专利权利要求技术范围进行判断并作出判定。这既有利于解决上述侵权案件是否因专利确权程序的进行而中止的问题，又可以充分利用专利复审委员会的现有审查资源快速高效地解决专利侵权诉讼中的技术问题。

再次，可以考虑和借鉴德国和美国的做法，加强专利侵权法院技术判定的能力7.例如，在有专利侵权案件管辖权的法院中引入技术法官（德国）、技术审查官（我国台湾地区）。或者建立统一的上诉法院。德国和美国作为专利制度较为成熟的国家，他们的做法值得我们去考虑和借鉴。如上文所述，面对存在复杂的技术问题和法律问题的专利案件，在侵权案件是否因确权案件中止的问题，德国和美国的法院都采取了谨慎的态度。而我国对专利侵权案件具有管辖权的一审法院有七十多个，具有技术背景的审案法官则少之又少。在此情况下，我们不得不面对德国联邦专利法院之前曾遇到的问题，也就是法官在解决技术问题方面的不足 。8.在1885年及1903年德国有关专利法实施的调查报告中再次指出，“在所有的讨论中，首当其冲的批评指向专利侵权诉讼程序的缺陷。人们不但看到了法院与专家合作解决技术问题所固有的弱点，同时普遍认为法官在专业知识方面及专家在专利侵权方面对问题的看法上都有所欠缺”，见李永红，“从技术鉴定制度看我国专利审判资源的配置”，载于《知识产权》2003年第2期。而不能一味地通过不中止侵权案件的审理而缩短审理周期，正如上述案例所体现的，这种做法难免有以公正为代价提高效率之嫌。

最后，完善或者修改当前的专利侵权案件的执行程序，给予当事人以救济的途径。就当前的制度设置而言，对于专利侵权案件的被控侵权人而言，如果出现了专利侵权案件未因专利确权案件的进行而中止且专利复审委员会最终宣告涉案专利无效的情形，其有可能会因为生效侵权判决的执行而遭受到不可挽回的损失，并且其损失不能得到有效的救济。如上述案件中，一方面，侵权案件的二审判决已经生效，可以作为据以执行的依据。9.《民事诉讼法》第二百二十四条，“发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。”另一方面，由上最高人民法院作出的裁定可知，该类案件由于不符合民事诉讼法第二百条规定的再审法定情形，10.《民事诉讼法》第二百条，“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：（一）有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；（二）原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；（三）原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；（四）原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的；（五）对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的；（六）原判决、裁定适用法律确有错误的；（七）审判组织的组成不合法或者依法应当回避的审判人员没有回避的；（八）无诉讼行为能力人未经法定代理人代为诉讼或者应当参加诉讼的当事人，因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由，未参加诉讼的；（九）违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的；（十）未经传票传唤，缺席判决的；（十一）原判决、裁定遗漏或者超出诉讼请求的；（十二）据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的；（十三）审判人员审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的。“”因此并不能通过再审程序解决。并且，根据《专利法》第四十七条的规定，该类案件不适用于民事诉讼法第二百三十三条关于执行回转的规定。11.《民事诉讼法》第二百三十三条，“执行完毕后，据以执行的判决、裁定和其他法律文书确有错误，被人民法院撤销的，对已被执行的财产，人民法院应当作出裁定，责令取得财产的人返还；拒不返还的，强制执行。”

虽然，在上述（2009）民申字第808号裁定中，最高人民法院指出，“若上述宣告专利权无效的决定被生效判决维持后，雅天威装饰店可以依法提出执行异议。”但根据《民事诉讼法》第二百二十五条的规定，当事人对执行的异议主要适用于“当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的情形”，12.《民事诉讼法》第二百二十五条，“当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。”而专利侵权类案件中却是因为生效判决保护的专利权被依法宣告无效而引起的，与民事诉讼法上述执行异议条款的立法精神不够吻合。在此情况下，《专利法》第四十七条对于专利侵权纠纷案件不能执行回转的规定显得有些过于严格，对于被控侵权人的利益保护有所欠缺。考虑到目前专利侵权案件因确权案件中止制度尚不够完善，建议该类案件参照适用《民事诉讼法》第二百三十三条关于执行回转的规定。即便考虑到专利侵权案件的特殊性，考虑到相关法律关系的稳定性，笔者认为也不宜采用过于严格的标准，而是通过限制执行回转的期限等措施较为适宜。例如，将该类案件执行回转的期限限定为两年或者五年。这样既有利于维护相关法律关系的稳定性，同时又能对被控侵权人提供适当的救济途径。