虚构企业名称商标权保护问题研究

王志南

(华东政法大学，上海 200042)

虚构企业名称商标权保护问题研究

王志南

(华东政法大学，上海 200042)

随着文化产业的不断繁荣发展，日趋激烈的市场竞争驱使部分厂商在未经创作者允许的情况下，擅自使用他人虚构企业名称来推销自己的产品或服务，更有甚者还直接进行商标注册申请。这不仅使得创作者的合法财产权蒙受巨大损失，同时消费者权益也将遭到损害。为此，有必要从我国《商标法》的相关规定着手，结合美国法院的最新判例发展，探究此种行为的法律性质，并提出相应解决方案。

虚构企业名称；商标法；在先权益

一、问题的提出

2017年1月11日，美国德克萨斯州南区法院对Viacom International, Inc. v. IJR Capital Investments, LLC一案作出判决，判定被告侵犯Viacom公司的商标权。此案争议商标The Krusty Krab(中文译名：蟹堡王)是知名动画SpongeBob SquarePants(中文译名：海绵宝宝)中一处虚构餐厅的名称，同时也是动画剧情展开的主要场景之一。原告Viacom公司系该动画的分销商，且该节目在其子公司Nickelodeon进行播送。尽管原告曾将The Krusty Krab标识用于动画周边产品上，但却未曾将其进行商标注册。2014年12月3日，被告IJR提交商标注册申请，欲将The Krusty Krab申请用于餐饮服务，并作为某家餐厅的名称①参见U.S.Trademark Application Serial No.86470477(filed Dec.3,2014)。。

Viacom公司曾于2015年11月向IJR发出警告函，要求IJR更换餐厅名称，避免在其餐厅中使用任何与SpongeBob SquarePants有关的标识，同时要求IJR撤销其商标注册申请。IJR随即作出回应，对Viacom认为存在消费者混淆可能的观点予以否认，并表示拒绝停止使用The Krusty Krab。于是，Viacom公司在2016年1月29日提起诉讼。法院经审理认为，The Krusty Krab属于普通法意义上的商标，应当受到法律保护，判定被告侵犯Viacom商标权。

事实上，盗用虚构企业名称的行为利用了该名称在公众中的影响力，使消费者对这一虚构企业形象的喜爱波及于商品或服务之上，从而大大增加其销售量。这种行为不仅侵害了虚构企业名称创作者的合法财产权益，同时更迫使其与违法企业共同承担商业风险[1]。因此，擅自使用虚构企业名称的行为应当受到法律禁止。本文将结合美国的这一最新判例与国内外相关立法，集中解决以下几个问题：

(1)虚构企业名称能否受到商标法保护？

(2)虚构企业名称是否具有造成消费者混淆的可能性？

(3)我国目前如何针对虚构企业名称进行商标保护？

如果能够解决好上述一系列问题，将进一步明确虚构企业名称的法律性质，对我国虚构角色形象保护制度的完善也将大有启发。

二、虚构企业名称商标侵权分析

在美国，原告若想依据兰姆法提起商标侵权诉讼，就必须证明：(1)其拥有一个有效的商标；(2)被告对其商标的使用会造成消费者对于商品服务来源、关联关系或赞助关系的混淆可能性。虚构企业名称与其他商标侵权的判断标准并无二致，本案法院同样从这两方面着手进行审判。

(一)虚构企业名称能受到商标法保护

商标侵权诉讼中，原告必须首先证明其拥有一个有效商标。尽管在美国专商局注册的商标可推定具有有效性，但第五巡回法院已明确商标所有权是通过在市场中的使用取得而非注册取得②参见Smack Apparel, 550 F.3d at 475。。因此，在先使用者有权禁止他人使用相同商标或欺骗性地使用类似商标。本案中，法院需考虑以下两个问题：(1)动画剧中的虚构元素能否受到商标法保护；(2)The Krusty Krab是否符合商标显著性标准。

1.作品虚构元素的可商标性

地区法院首先就明确，商标保护可延及一部成功电视剧中的特定元素，其中包括公众能直接与原告相关联的标识、设计元素与文字。①参见Warner Bros, 658 F.2d at 78。而最具代表性的判例就是，美国法院曾认定“Kryptonite”(氪石，超人系列中的虚构放射性化合物)和“Daily Planet”(行星日报，超人工作的虚构报纸)等虚构词汇都基于使用而成为了普通法意义上的商标。原因主要在于，这些虚构词汇是超人故事的主要部分，同时常年定期出现在官方授权商品上[2]。本案中，The Krusty Krab是动画剧SpongeBob SquarePants中的关键元素，曾出现在多达150余集动画、主题电影、音乐剧和授权消费商品中。因此，法院认为The Krusty Krab这一标识，作为SpongeBob SquarePants节目中反复出现的元素，能够获得商标法保护。

2.作品虚构元素的显著性判断标准

在QoS本体树中语义相似度可以用来衡量两个概念的相关程度。语义相似度随着语义距离的增大下降速度很快，采用下式为语义相似度的计算公式[5]

若想获得商标保护，法院必须认定该符号或词语具有固有显著性或通过次要含义(secondary meaning)获得显著性②参见Amazing Spaces, 608 F.3d at 237。。如果商标被发现是通用名称或描述性词汇又缺乏次要含义，法院可以认定其无效③参见15 U.S.C. § 1119。。Viacom认为The Krusty Krab符合这两个显著性测试标准。因为其并未暗示或描述Viacom所提供的产品和服务，且不是电视和娱乐服务所固有的词汇。同时，法院通过以下七个因素来测试商标是否具有次要含义：(1)商标或商业外观的使用长度和方式；(2)销售量；(3)广告的数量和方式 ；(4)商标或商业外观在报纸和杂志中的使用性质；(5)消费者调查证据；(6)消费者直接证词，以及(7)被告人复制商标的意图[3]。法院最终采纳Viacom的意见，认定The Krusty Krab通过获得次要含义来满足显著性判断标准。

原告Viacom为此提供了充分证据支持，其总结了十一季SpongeBob SquarePants，并将其中出现The Krusty Krab餐厅、老板Mr. Krabs和特色菜单Krabby Patty的剧集进行突出显示。同时，Viacom为证明其品牌覆盖面，还提交了包括官网浏览量、主题电影总收入和有关The Krusty Krab的授权商品广告在内的诸多证据。然而，IJR并不否认Viacom在动画剧中使用The Krusty Krab。相反，他认为Viacom并没有将The Krusty Krab作为商标进行使用，同时该虚构企业名称也并不标示产品来源。但是，在没有向法院提供直接分析或具体细节的情况下，法院并未采纳IJR的观点，最终认定The Krusty Krab具有显著性。

(二)消费者混淆可能性的判断

商标侵权分析的第二步是确定被告的行为是否会造成消费者对于商品服务来源、关联关系或赞助关系的混淆可能性。法院在认定混淆可能性时将考虑以下因素：(1)原告商标强度；(2)两个商标间设计的相似性； (3)产品或服务的相似性；(4)零售商和买家的身份；(5)所使用的广告媒体的相似性；(6)被告的意图；(7)实际混淆的证据，以及(8)潜在购买者应有的注意程度[4]。“混淆可能性”指的是一种可能性较大的混淆。因此，法院在判断“混淆可能性”时，就必须将消费者在市场中实际感知、接触商标时所处的环境背景考虑进去④参见House of Vacuums, 381 F.3d at 485。。

一般，在先商标的强度越强，消费者越容易认为在后商标的商品或服务来源于在先使用者。由于The Krusty Krab通过次要含义获得显著性，其通常具有很强的市场强度。同时，原被告双方的商标无论在拼写上还是在发音上都完全相同，包括使用“K”代替“C”的这一非常规拼写方式。地区法院还查明一至关重要的事实，尽管Viacom将The Krusty Krab作为蟹老板所经营的海底虚构餐厅名称，但双方都在餐饮服务上使用该商标。当消费者看到Viacom或IJR的标识时，都可能会联想到一家餐厅，且可能会错误地认为IJR所经营的餐厅是由官方授权的餐厅。而就因素(4)(5)，地区法院采纳了Viacom的意见，认定其销售对象和广告形式可能与IJR的目标区域和客户群体有所重叠。

关于被告意图，虽然IJR是否故意复制Viacom的标识以搭Viacom声誉便车的事实尚不清楚，但有证据表明IJR在提交商标申请前就已知道The Krusty Krab。IJR曾对The Krusty Krab进行过网络搜索，并在动画剧SpongeBob SquarePants中看过该标识的图片。第五巡回法院认为，善意并非商标侵权的免责事由。因为如果潜在消费者已被混淆，再多的善意也无法使混淆人数变少[5]。然而，即使再少的恶意也能推定侵权。因为很少有被告会主动承认存在不正当动机，法院只能从事实情况和相关证据中推断恶意。因此，IJR具有为制造混淆可能性而故意使用该商标的意图。

同时，Viacom还聘请专家进行全国消费者调查，以此评估来源混淆和品牌关联。调查结果表明，在希望光顾餐厅的受访者中有38%的人会将Viacom及其品牌与经营、关联、授权或赞助The Krusty Krab餐厅者相联系。同时，地区法院考虑到调查受访者包括有光顾餐厅意愿的人符合“典型买方普遍谨慎”(typical buyers exercising ordinary caution)的例子。因此，法院认定该专家报告能够证明存在混淆可能性。

综上，美国德克萨斯州南区法院认定虚构企业名称The Krusty Krab具有显著性，是普通法意义上的商标，且被告的行为具有导致消费者混淆的可能性，最终判定被告IJR侵犯原告Viacom虚构企业名称的商标权。

三、我国虚构企业名称商标保护模式的完善

事实上，作品中的虚构企业是一类特殊的虚构角色形象，而虚构企业名称也可因此归属为一类特殊的作品角色名称。一般未进行商标注册的作品角色名称仅能指代作品中的人物形象，而无具体的商品或者服务类别。但是，虚构企业名称却能指向一类特定商品或服务类别。这在判断消费者混淆可能性时，相较一般作品角色名称，具有着极为特殊的优势。因此，在研究我国虚构企业名称商标保护时，应结合作品角色名称的保护模式进行分析，但需同时注意其中细微的差别之处。

(一)《中华人民共和国商标法》保护模式的优劣

1.《商标法》保护模式的优势

在我国，作品名称、角色名称因无法体现完整的文学艺术作品内容，往往很难成为著作权法意义上的作品，从而不能独立于原作品获得著作权法的保护。但是，具有较高知名度的作品名称、角色名称凝结着权利人大量的智力创作与劳动结晶。权利人可以通过宣传、推广与使用，开发各种周边产品，从中获得巨大商业利益。这项财产性权益无疑应当受到法律保护。因此，商标法在一定程度上能够弥补著作权法的不足，一些不能独立存在的作品角色名称，恰恰能够获得商标法的保护。对于虚构企业名称而言，可以引入商标法给予更为全面与充分的保护。

2.《商标法》保护模式的缺陷

我国商标制度目前采用注册确权原则，但在司法实践中，却鲜有作者主动将其作品中的虚构企业名称进行商标注册。如果这类商标被他人恶意抢注或使用而不加以禁止，投机者坐收渔翁之利，显然违背诚实信用原则。但是目前，《商标法》能够给予未进行商标注册的虚构企业名称的保护非常有限。

根据《商标法》第32条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条为保护虚构企业名称提供了重要的法律依据，系对禁止他人进行恶意抢注的总括性规定。实际上，《商标法》要求创作者只有在自己或许可他人将其创作的虚构企业名称进行商业化使用，且已具有较高知名度、为广大消费者所周知，从而在具体案件中，被认定为驰名商标时，才能获得《商标法》第13条第二款对未注册驰名商标在相同或类似商品上不予注册并禁止使用的法律保护。同时，我国《商标法》第15条尽管不再要求未注册商标具有一定影响或较高知名度，但是却对商标申请人与权利人间的关系提出了较为严苛的要求。因此，《商标法》并不能给予未进行商标注册的虚构企业名称以十分完善的保护。

根据我国《商标法》第57条第二款规定，就算对于已经注册商标的虚构企业名称，权利人也仅能限制他人在与自己注册类别相同或类似的商品上使用相同或近似商标。倘若不法商家有心将虚构企业名称商业化使用在不相同或不相类似的商品领域中，此类行为将无法得到《商标法》的有效规制。因此，《商标法》同样不能向已注册商标的虚构企业名称提供全面保护。

(二)最高人民法院规定最新保护模式的突破

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(公开征求意见稿)第17条在对作品名称、角色名称的保护方面做出了重大突破，首次在普遍适用的法律文件中明确提及和保护作品角色名称，极大方便了权利人对其不构成独立作品的角色名称的保护[6]。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(下称《规定》)于2017年1月10日正式公布，在第22条中明确规定，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。

将虚构企业名称作为商标使用在相关商品上，很容易导致相关公众误认为其经过原作品权利人的许可或者与原作品权利人存在其他特定联系。《规定》第22条以构成在先权益而直接禁止未经许可擅自使用虚构角色名称的行为，更加全面地保护了权利主体的商业价值，这无疑是我国司法领域对虚构企业名称保护的重大突破。《规定》第22条的实施回归了我国《商标法》的应有之义，在激励社会创新的同时，避免相关公众产生联想而造成混淆与误认的可能。事实上，我国在司法实践中对于虚构角色名称的保护早有先例。特别是在“邦德 007 BOND”商标复审案件中，北京高院就明确，虚构角色名称的知名度是权利主体丹乔公司创造性劳动的结晶，知名角色名称带来的商业价值和商业机会应当作为丹乔公司投入大量劳动和资本的所得，并作为在先权利得到保护。这也与《规定》第22条不谋而合。同时在司法实践中，就如何判断虚构企业名称知名度与相关公众混淆可能性的问题，可以适当借鉴美国判例的审查标准，更进一步对我国虚构企业名称商标保护制度作出完善。

四、结语

随着文化产业如雨后春笋般不断涌现，虚构企业名称上所承载的巨大商业价值将越来越受到人们的关注。商标作为企业无形资产中最有力的竞争手段，权利人依托于虚构企业名称上的经济利益应当受到法律全面的保护。无论是美国严格的商标权保护制度，还是中国《规定》对于传统《商标法》明确与突破的在先权益制度，尽管保护模式上略有不同，但是捍卫虚构企业名称无形财产利益的观念已在世界范围内达成共识。因此，继续完善作为一类特殊角色名称的虚构企业名称的法律保护将是我国立法、执法、司法的必然趋势。

[1]周蕾.虚构角色的反不正当竞争法保护[J].中华商标，2001,(10).

[2]DC Comics v. Kryptonite Corp., 336 F. Supp. 2d 324, 332(S.D.N.Y.2004).

[3]Test Masters Educ. Servs., Inc. v. Robin Singh Educ. Servs., Inc., 799 F.3d 437,445(5th Cir. 2015).

[4]Am. Rice, Inc. v. Producers Rice Mill, Inc., 518 F.3d 321,329(5th Cir. 2008).

[5]Fuji Photo Film Co., Inc. v. Shinohara Shoji Kabushiki Kaisha,754 F.2d 591,596(5th Cir. 1985).

[6]李策.虚构角色商品化权法律保护研究[D].北京:北京外国语大学，2015.

[责任编辑:刘庆]

D914.3

A

1008-7966(2017)06-0052-03

2016-05-27

王志南(1994-)，男，浙江永嘉人，2016级知识产权专业硕士研究生。